Accueil » Revue des Marques » Sommaire » La revue des Marques numéro 58
Top
Revue des Marques - numéro 58 - Avril 2007
 

Comment se défendre contre une action en déchéance?

Si l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque, celle-ci ne saurait demeurer en vigueur en toutes circonstances, sans exploitation sérieuse pendant cinq ans.

par Jean-Christophe Grall et Emmanuelle Laur-Pouëdras

 
L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qui ont été désignés lors du dépôt1 et ce, pour une durée de dix années (à compter de la date de dépôt de la demande) indéfiniment renouvelable2. Néanmoins, il serait illusoire de penser qu'une marque est ainsi indéfiniment protégée ! En effet, la marque conférant un monopole à son titulaire et privant les tiers de la possibilité d'enregistrer le même signe ou un signe proche pour des produits et services identiques ou similaires,elle ne saurait demeurer en vigueur en toutes circonstances. C'est ainsi qu'afin d'éviter le dépôt d'un nombre considérable de marques que leurs titulaires n'auraient pas véritablement l'intention d'exploiter - ce qui d'une part, encombrerait de façon significative le Registre national des sous une forme modifiée s'entendant de l'usage de ce signe, tel qu'enregistré, sous réserve de différences n'en altérant pas le caractère distinctif, la Cour d'appel, qui a constaté que le slogan extrait de la marque semi-figurative faisant l'objet de la demande de déchéance ne constituait pas le caractère distinctif propre de cette marque, telle qu'elle a été déposée, a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer une recherche inopérante quant au caractère distinctif en lui-même de cet élément de la marque”4. Le titulaire de la marque avait tenté de faire échec à la déchéance en indiquant qu'il exploitait le slogan inclus dans la marque contestée.Cela n'a pas été admis par la Cour de cassation : en effet, le signe modifié pouvant permettre de faire échapper à la déchéance une marque non exploitée en tant que telle, doit donner une impression d'ensemble semblable à celle de la marque contestée, ce qui n'était pas le cas du slogan seul versus la marque semi-figurative contestée composée,outre du slogan, d'éléments graphiques spécifiques.

Troisième moyen invoqué pour tenter de faire échec à une action en déchéance : la renommée de la marque contestée. Les marques de renommée bénéficient d'une protection renforcée puisqu'en dépit du principe de spécialité selon lequel les droits conférés au titulaire de la marque le sont pour les produits et services désignés, l'article L.713-5 du CPI prévoit que “l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière”. S'appuyant sur la particularité des marques de renommée, certains plaideurs ont revendiqué une telle protection en défense à une action en déchéance de leur marque. La jurisprudence ne valide cependant pas une telle analyse estimant“qu'au regard d'une action en déchéance, la notoriété ou renommée d'une marque ne saurait priver le principe de spécialité de toute portée, de sorte que si une marque de renommée est exploitée exclusivement pour certains produits ou services désignés au dépôt, la déchéance devra être prononcée pour les autres produits ou services non exploités, sans que la renommée ou notoriété alléguée de la marque puisse y faire obstacle”5.

Quatrième moyen invoqué pour tenter de faire échec à une action en déchéance : le défaut d'intérêt à agir tenant à l'inutilité finale de l'action en déchéance, une telle action ne pouvant permettre au demandeur d'exploiter les produits ou services dans la mesure où le signe contesté en tant que marque est par ailleurs protégé en tant que nom commercial ou enseigne, par exemple. Si la jurisprudence avait pu se laisser séduire par une telle argumentation dans le passé, elle semble aujourd'hui revenue à davantage de rigueur : “en relevant que la marque empêchait les demandeurs [à l'action en déchéance] de commercialiser en France les produits désignés à l'enregistrement, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une entrave à leur activité a, à bon droit, déclaré recevable leur action en déchéance de marque, peu important que l'arrêt consacre par ailleurs l'existence d'obstacles d'une autre nature à l'exploitation du signe en cause”6. On constate que les titulaires de marques font preuve d'imagination et d'opiniâtreté dans la défense de leurs marques ;de tels efforts ne sont pas toujours couronnés de succès, les juges revenant à une interprétation stricte des cas dans lesquels l'usage d'un signe peut être assimilé à un usage sérieux de la marque contestée. Il convient d'en tenir compte dans la gestion d'un portefeuille de marques !

Notes

(1) Heinrich von Pierer Président and CEO of Siemens
(2) Lars Rebien Sorensen CEO of Noro Nordisk
(3) Sir Francis Mackay Chairman of Compass Group
(4) Pascale Pistorio Chairman and CEO of STMicroelectronics
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privée du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
Bot
Rechercher

Newsletter

Restez informés sur les nouveaux articles disponibles depuis le site. Inscrivez-vous à la newsletter
Dossiers les plus consultés

Cas d’école

Etudes

L
Bas
Flash Player