Juridique

L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qui ont été désignés lors du dépôt(1) et ce, pour une durée de dix années (à compter de la date de dépôt de la demande) indéfiniment renouvelable(2).

Néanmoins, il serait illusoire de penser qu’une marque est ainsi indéfiniment protégée !

En effet, la marque conférant un monopole à son titulaire et privant les tiers de la possibilité d’enregistrer le même signe ou un signe proche pour des produits et services identiques ou similaires, elle ne saurait demeurer en vigueur en toutes circonstances.

C’est ainsi qu’afin d’éviter le dépôt d’un nombre considérable de marques que leurs titulaires n’auraient pas véritablement l’intention d’exploiter - ce qui d’une part, encombrerait de façon significative le Registre national des marques et, d’autre part, restreindrait le choix des autres déposants - il a été prévu que le titulaire d’une marque qui n’en ferait pas une exploitation sérieuse pendant cinq ans, pourrait se voir priver de ses droits sur la marque.

Cette déchéance peut être sollicitée en justice par toute personne intéressée : une telle action est prévue à l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui précise qu’« encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

L’action en déchéance de marque est une arme qui peut s’avérer redoutable et qui est souvent utilisée en réaction à une action en contrefaçon de marque ou à une opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque.

Cette action « boomerang » est redoutée des titulaires de marques.

Il existe cependant des moyens de se défendre face à une telle action, la jurisprudence de l’année passée en ayant donné des illustrations, les solutions retenues n’étant néanmoins pas toujours en faveur du titulaire de la marque.

L’alinéa 2 de l’article L.714-5 du CPI prévoit en effet qu’« est assimilé à un tel usage [soit à un usage sérieux permettant d’échapper à la déchéance de la marque] : a) l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (…) ».

La Cour de cassation a estimé que l’usage par un licencié de la marque menacée vaut usage sérieux de nature à faire échec à une action en déchéance, « peu important l’absence de contrat de licence régulièrement enregistré »(3).

L’aliéna 2 b) de l’article L.714-5 du CPI précise en effet qu’« est assimilé à un tel usage [soit à un usage sérieux permettant d’échapper à la déchéance de la marque] : b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ».

Cette disposition permet de faire évoluer certaines marques tout en préservant le signe initial déposé à titre de marque d’une action en déchéance.

Que se passe-t-il si le propriétaire de la marque menacée d’une action en déchéance a fait usage d’un signe proche de la marque, ce signe proche étant lui-même déposé à titre de marque ?
Jusqu’à récemment, les juges estimaient que « l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière ».

La Cour de cassation a opéré un important revirement en affirmant que l’article L.714-5 alinéas 1 et 2 b) « exige seulement que la marque exploitée sous une forme modifiée n’altère pas le caractère distinctif de la marque première, peu important que la marque seconde ait été enregistrée ».

Il n’y a donc pas lieu de distinguer selon que la « forme modifiée » exploitée est une marque enregistrée ou pas.

Ce revirement confirme l’intérêt pour le titulaire d’une marque de déposer des marques proches afin d’en assurer une protection plus forte tout en délivrant le titulaire de la nécessité d’exploiter l’ensemble des marques voisines.

Néanmoins, afin que l’exploitation d’une forme modifiée de la marque remise en cause soit considérée comme un usage sérieux de ladite marque, encore convient-il que les modifications ne soient pas majeures.

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser quelles modifications étaient acceptables (la suppression d’un accent circonflexe, l’adjonction d’un terme générique, par exemple).

Plus récemment, la Cour de cassation, saisie d’une action en déchéance d’une marque semi-figurative composée d’un rectangle dans lequel étaient enfermés le dessin d’un chapeau de type canotier tenu par trois doigts féminins, d’un visage féminin stylisé maquillé ainsi que le slogan « La France a du talent » inscrit en diagonale et de taille moindre que celle du chapeau, a estimé que « l’usage de la marque sous une forme modifiée s’entendant de l’usage de ce signe, tel qu’enregistré, sous réserve de différences n’en altérant pas le caractère distinctif, la Cour d’appel, qui a constaté que le slogan extrait de la marque semi-figurative faisant l’objet de la demande de déchéance ne constituait pas le caractère distinctif propre de cette marque, telle qu’elle a été déposée, a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer une recherche inopérante quant au caractère distinctif en lui-même de cet élément de la marque »(4).

Le titulaire de la marque avait tenté de faire échec à la déchéance en indiquant qu’il exploitait le slogan inclus dans la marque contestée.

Cela n’a pas été admis par la Cour de cassation : en effet, le signe modifié pouvant permettre de faire échapper à la déchéance une marque non exploitée en tant que telle, doit donner une impression d’ensemble semblable à celle de la marque contestée, ce qui n’était pas le cas du slogan seul versus la marque semi-figurative contestée composée, outre du slogan, d’éléments graphiques spécifiques.

Les marques de renommée bénéficient d’une protection renforcée puisqu’en dépit du principe de spécialité selon lequel les droits conférés au titulaire de la marque le sont pour les produits et services désignés, l’article L.713-5 du CPI prévoit que « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

S’appuyant sur la particularité des marques de renommée, certains plaideurs ont revendiqué une telle protection en défense à une action en déchéance de leur marque.

La jurisprudence ne valide cependant pas une telle analyse estimant « qu’au regard d’une action en déchéance, la notoriété ou renommée d’une marque ne saurait priver le principe de spécialité de toute portée, de sorte que si une marque de renommée est exploitée exclusivement pour certains produits ou services désignés au dépôt, la déchéance devra être prononcée pour les autres produits ou services non exploités, sans que la renommée ou notoriété alléguée de la marque puisse y faire obstacle »5.

Si la jurisprudence avait pu se laisser séduire par une telle argumentation dans le passé, elle semble aujourd’hui revenue à davantage de rigueur : « en relevant que la marque empêchait les demandeurs [à l’action en déchéance] de commercialiser en France les produits désignés à l’enregistrement, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé une entrave à leur activité a, à bon droit, déclaré recevable leur action en déchéance de marque, peu important que l’arrêt consacre par ailleurs l’existence d’obstacles d’une autre nature à l’exploitation du signe en cause »(6).

On constate que les titulaires de marques font preuve d’imagination et d’opiniâtreté dans la défense de leurs marques ; de tels efforts ne sont pas toujours couronnés de succès, les juges revenant à une interprétation stricte des cas dans lesquels l’usage d’un signe peut être assimilé à un usage sérieux de la marque contestée.

Il convient d’en tenir compte dans la gestion d’un portefeuille de marques !