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Revue des marques : numéro 70 - Avril 2010
 

Marque tridimentionnelle, le cas Lego

L'enregistrement à titre de marque de la forme d'un produit ou de son conditionnement n'est pas un jeu d'enfant.

PAR JEAN-CHRISTOPHE GRALL ET EMMANUELLE LAUR-POUËDRAS




La construction jurisprudentielle récente en matière de marques tridimensionnelles va s'en richir très prochainement d'une nouvelle brique juridique avec un arrêt de la CJUE saisie au sujet du fameux jeu de construction Lego. D'une façon générale, l'accessibilité des formes au rang de marque tridimensionnelle apparait limitée. Néanmoins, les entreprises rivalisent d'imagination et ont ainsi pensé à enregistrer des formes de produits ou de conditionnements à titre de marque dont l'objectif est que le consommateur, face à de telles formes, identifie immédiatement le produit. Dans le domaine de l'alimentation ou de la parfumerie, les marques tridimensionnelles intéressent tout particulièrement les entreprises car elles permettent d'identifier clairement l'origine des produits que le signe vise et ainsi de les distinguer des produits concurrents.

Enregistrement limité

L'enregistrement d'une marque tridimensionnelle est possible et expressément prévu. Ainsi, l'article L.711-1 du Code de la Propriété intellectuelle précise que peuvent notamment constituer une marque :"les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service". Cette ouverture est cependant aussitôt restreinte par l'article suivant du même code (article L.711-2 c.) qui énonce que sont dépourvus de caractère distinctif "les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit,ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle".
Sur le plan communautaire, l'article 7(1)(e) du Règlement CE sur les marques communautaires1 (ci-après "RMC") restreint l'enregistrement à titre de marque des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. Ainsi non seulement la marque tridimensionnelle doit être non descriptive et distinctive, mais elle doit, de plus, ne pas être imposée par la nature du produit ou par sa fonction. Avecune telle limitation peu de formes ont vocation à devenir des marques tridimensionnelles ! La préoccupation des offices des marques et des juridictions est de laisser de libre utilisation des formes qui peuvent s'avérer utiles à un grand nombre d'opérateurs notamment parce que leurs caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique et sont attribuables au résultat recherché. Les offices de marques et les juridiction sont ainsi pure fuser, dans l'affaire Philips2, le dépôt à titre de marque tridimensionnelle d'un rasoir à trois têtes sur le fondement de l'article 7(1)(e)(ii) du RMC au motif qu'une telle forme avait été conçue pour atteindre un résultat technique. Dans cet arrêt, a été rejeté, l'argument de Philips qui insistait sur le fait que le résultat obtenu par le rasoir en question pouvait être obtenu par d'autres produits sur le marché. La Cour a cependant précisé que le seul fait qu'une forme soit uniquement ou principalement fonctionnelle, suffit à refuser son enregistrement en tant que marque.

Motif de distinctivité

Quelles sont les conditions d'acceptation d'une marque tridimensionnelle ? En premier lieu, une forme peut être enregistrée si elle n'a pas été choisie ou conçue pour remplir une fonction particulière du produit ou si sa nature n'impose pas une telle forme. En second lieu, pour les formes comportant une certaine fonctionnalité, l'arrêt Philips laisse une porte ouverte en indiquant qu'"un signe composé de formes dont les caractéristiques sont fonctionnelles et attribuables aux résultats techniques (…) peut échapper à la censure (…) dans la mesure où ce signe est composé en outre d'autres formes non fonctionnelles, indépendantes du résultat technique et qui sont d'une distinctivité suffisante pour, aux yeux de la clientèle, individualiser parmi les produits concurrents les produits sur les quels le signe est opposé." Si la forme est fonctionnelle mais que son aspect a été guidé principalement par des critères arbitraires non fonctionnels (par exemple esthétiques), alors une telle forme pourra être enregistrée.Tel est le cas de la forme du fameux stylo à bille cristal demarque Bic. Dans l'arrêt Philips, la Cour a précisé que la forme devait être d'une "distinctivité suffisante".Cette exigence est requise pour tous les signes. Le signe doit être distinctif d'une part, au regard du produit ou service concernémais également, selon la perception que les consommateurs ont de ce signe. C'est sur ce motif d'absence de distinctivité que des décisions récentes de refus ont été rendues en matière de forme.

En dépit de ces refus d'enregistrement de formes, fondés sur l'absence de distinctivité ou sur la fonctionnalité du produit, les sociétés tentent de forcer l'évolution de la pratique des autorités et des juridictions.

Cas d'école

Dans un arrêt du TUE du 10 mars 2009, la société Piccoli s'est vue refuser le dépôt de la forme d'une coquille Saint Jacques striée en matière de préparations faites de céréales, pâtisserie, confiserie et glaces au motif que la forme n'était pas de nature à retenir l'attention du public concerné et à lui permettre de distinguer les produits de la requérante de ceux ayant une autre origine. Le Tribunal précise que pour pouvoir être déposée, l'impression d'ensemble de la forme doit pouvoir diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Dans une autre affaire du 5 mai 2009, le Tribunal a refusé le dépôt d'une forme consistant dans l'assemblage de saucisses en forme de bretzel au motif que l'assemblage de charcuterie est une pratique courante dans le secteur, ne permettant pas aux consommateurs d'identifier l'origine commerciale du produit. Enfin, un dernier exemple en matière de bouteille de parfum reprend l'argumentation développée par les juges communautaires en matière de bouteille de boisson, qui estimaient que ne pouvait être considérée comme distinctiveune bouteille d'apparence simple et courante. En dépit de ces refus d'enregistrement de formes, fondés sur l'absence de distinctivité ou sur la fonctionnalité du produit, les sociétés tentent de forcer l'évolution de la pratique des autorités et des juridictions.

Le cas Lego

C'est le cas notamment de Lego qui après avoir déposé comme marque en 1996 auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), l'emblématique brique de construction, s'est vue annuler son enregistrement en 2004, après la plainte de l'un de ses concurrent, Mega Brands, sur le fondement de l'article 7(1)(e)(ii).L'OHMI a estimé que la brique rouge Lego était constituée exclusivement de la forme du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. L'appel de Lego devant la chambre de recours de l'OHMI a été rejeté. Lego a ensuite porté le litige devant le Tribunal de l'Union européenne en vue de réformer la décision d'annulation d'enregistrement de la marque par l'OHMI. Le Tribunal de l'Union européenne n'a pas accueilli les arguments de Lego portant notamment sur l'interprétation erronée qu'aurait faite l'OHMI des mots "exclusivement" et "nécessaire" de l'article 7(1)(e)(ii). Le TUE insiste sur le fait que les opinions des consommateurs n'étaient pas pertinentes dans l'appréciation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du produit ainsi que sur le fait qu'il ne suffisait pas qu'une forme contienne des aspects non essentiels à son fonctionnement pour qu'elle ne puisse être considérée comme rentrant dans la catégorie desmarques refusées de l'article 7(1)(e)(ii). Lego a alors forméunrecours devant la CJUE, dernière voie qui lui était désormais ouverte au niveau communautaire. Le 26 janvier dernier, l'avocat général a rendu ses conclusions. Il rejoint l'analyse du TUE et fait directement référence à l'arrêt Philips quant au refus d'enregistrement lié à la fonctionnalité duproduit. L'avocat général estime que toutes les caractéristiques, essentielles ou non, de la brique sont fonctionnelles et doivent, par conséquent, rester à la disposition de tout fabricant de jouets.Cette fonctionnalité apparaît aux yeuxde l'avocat général, comme un "obstacle préliminaire" et l'examen de la distinctivité du produit Lego devient inutile dans un tel cadre. Enfin, l'avocat général, s'appuyant une nouvelle fois sur les principes dégagés par la jurisprudence Philips, indique que "la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'écarte pas le motif de refus ou de nullité d'enregistrement". Une telle appréciation semble particulièrement rigoureuse à moins que cette perception ne soit faussée par une part de sentimentalisme inhérente à cette affaire qui concerne la brique Lego, laquelle aura accompagné l'enfance d'un grand nombre d'entre nous… Notons que la CJUE suit les conclusions de l'avocat général dans 80 % des cas. Reste à voir si les juges suivront cet avis : la suite et fin de l'affaire Lego est évidemment attendue avec grand intérêt !
L'avocat général estime que toutes les caractéristiques, essentielles ou non, de la brique sont fonctionnelles et doivent, par conséquent, rester à la disposition de tout fabricant de jouets.

Notes

1 - Règlement CE n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993.
2 - CJCE du 18 juin 2002, n° C-299/99.
3 - TUE du 10 mars 2009, n° T-8/08.
4 - TUE du 5 mai 2009, n° T-449/07.
5 - TUE du 5 mai 2009, n° T-104/08.
6 - TUE du 12 novembre 2008, n° T-270/06.
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