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Revue des marques : numéro 62 - Avril 2008
 

Le "via crusis" des marques de tabac

La croisade contre le tabagisme provoque, au-delà des effets de santé publique, des dommages collatéraux qui se font ressentir jusque dans le domaine du droit des marques.

Propos recueillis par Benjamin FONTAINE*.



Le “via crusis” des marques de tabac
Le tabac est nuisible à la santé mais aussi, et c'est désormais avéré, à la protection dont jouissent les marques identifiant ces produits. Le phénomène se caractérise de deux façons : d'une part, la capacité d'intervention des tiers, titulaires de marques protégées pour des produits de nature différente, s'est vue largement renforcée. D'autre part, et inversement, la lutte contre le tabagisme a pour effet de limiter la portée de la protection conférée aux titulaires des marques de tabac, pour des produits de nature différente.

Nous illustrerons ces deux phénomènes au travers de la jurisprudence communautaire récente, impliquant les marques Hollywood, Camel et Prince. Dans ces affaires, la perte d'influence des marques de tabac se manifeste dans la mise en jeu de la protection réservée aux marques renommées, qui va au-delà du sacro-saint principe de spécialité. Rappelons qu'un des principes fondateurs du droit des marques, notamment européen, est que la protection dont jouit une marque enregistrée est limitée à des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquelles elle a été enregistrée. Et c'est uniquement à titre exceptionnel que les marques connues d'une partie significative du public peuvent revendiquer une protection plus vaste, portant sur des produits et services non similaires.
Le “via crusis” des marques de tabac

Le cas Hollywood

L'affaire Hollywood a été le révélateur de la capacité d'intervention des tiers à l'encontre des marques de tabac. Le titulaire de la marque Hollywood visant du chewing-gum, dont le slogan "Fraîcheur de vivre" a accompagné plusieurs générations de Français, s'est en effet opposé à l'enregistrement d'une marque Hollywood,déposée au niveau communautaire par une société brésilienne pour désigner du tabac. La décision rendue en appel par la chambre de recours de l'OHMI,en 2001, a eu le mérite de relever que la marque ne doit pas uniquement être protégée en tant qu'indicateur de l'origine d'un produit ou d'un service, mais également en tant que véhicule de communication d'un message au public,message acquis au fil du temps, essentiellement au travers de la stratégie marketing du titulaire de la marque. Ainsi, citant un extrait d'un article justement paru dans cette même revue en octobre 1997, la chambre de recours rappelle que la marque Hollywood "s'identifie à quatre thèmes récurrents : la musique, l'action, l'envie de vivre et l'amitié", et que la marque est placée "sous le signe du sport, du culte du corps et du dépassement de soi". La renommée de la marque Hollywood, et des images que le public lui associe, étant établie, la chambre a conclu au rejet de la marque Hollywood visant du tabac,au double motif d'un risque de ternissement de l'image de la marque antérieure, et de profit indu.

Le ternissement, ou "préjudice causé à la renommée de la marque", implique qu'une marque soit utilisée dans un contexte désagréable, obscène, dégradant, ou tout simplement incompatible avec son image. S'agissant de l'éventualité d'une utilisation de la marque Hollywood, en France, pour désigner des cigarettes, la chambre relève essentiellement qu'"il n'est pas possible d'imaginer un pire rapprochement pour les producteurs de confiserie que celui qui est fait avec des produits susceptibles de provoquer la mort. L'usage de la marque Hollywood en corrélation avec des produits du tabac produirait un lien regrettable avec les dangers à la santé et (...)autres sensations négatives". L'arrêt précise, et cela est intéressant, que le risque de ternissement "n'est pas contredit par le fait que, dans la pratique commerciale du parrainage publicitaire, les marques de cigarettes sont souvent associées au monde du sport, de la vitalité, de la joie de vivre",dans la mesure où cette pratique "correspond plutôt à la double exigence de contourner les prohibitions légales de la publicité directe du tabac et de rendre les produits du tabac plus séduisants, dans une tentative de récupérer une image négative et de rassurer les consommateurs". Le profit indu est un concept inspiré du droit des agissements parasitaires. En l'espèce, le titulaire de la marque de cigarettes Hollywood aurait eu tout intérêt à pouvoir se placer dans le sillage de la marque de chewing-gum, et de profiter des images positives qui lui sont associées.

Un des principes fondateurs du droit des marques, notamment européen, est que la protection dont jouit une marque enregistrée est limitée à des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquelles elle a été enregistrée.
Le “via crusis” des marques de tabac

Camel et Prince

La limitation de la portée de la protection conférée aux marques de tabac a, quant à elle, été mise à jour par les affaires Camel et Prince. Dans la première affaire, le titulaire de la célèbre marque au dromadaire s'est opposé à l'enregistrement d'une marque désignant du café et associant essentiellement le terme Camelo à la représentation d'un dromadaire, tourné vers la gauche, sur fond de désert égyptien comportant des pyramides et des palmiers. Nonobstant l'importante similitude des éléments visuels des marques comparées, et l'imposante renommée de la marque Camel, les juridictions saisies en appel dans cette affaire n'ont pas été sensibles à l'argument selon lequel les différentes atteintes à la renommée de la marque seraient évidentes et résulteraient du fonctionnement même du marché et de la publicité, et ce finalement quel que soit le produit concerné.

Tant la chambre de recours de l'OHMI,en 2006,que le Tribunal de première instance des Communautés européennes, en 2008,écartent en premier lieu tout risque de ternissement,au motif essentiellement que le tabac est plus nocif pour la santé que le café. Elles rejettent ensuite l'argument de la dilution du caractère distinctif de la marque Camel, qui aurait pour effet de ne plus permettre au public d'effectuer une association immédiate de cette dernière avec les produits qu'elle désigne. Les juges retiennent en effet que la représentation d'un dromadaire sur fond de désert égyptien est assez banale et courante pour désigner des produits d'origine orientale, dont le tabac et le café,et est dès lors intrinsèquement peu distinctive. Concernant,enfin,l'argument du profit indu,les juges ont rappelé l'importance d'apporter la preuve d'un risque de parasitisme visant à s'approprier des images véhiculées par la marque antérieure, et ont précisé que "les caractéristiques habituellement associées à une marque renommée de cigarettes ne peuvent être considérées, en soi, comme étant aptes à apporter un profit à des cafés torréfiés, et ce même si ces produits peuvent parfois être consommés de manière conjointe et être aussi, dans une certaine mesure, associés tous les deux à des moments de convivialité et de détente".

Dans la seconde affaire, le titulaire de la marque de cigarettes Prince, jouissant d'une renommée enviable au Danemark, s'est opposé à l'enregistrement au niveau communautaire de la marque de biscuits Prince,associée à l'image infantile d'un prince du Moyen Age, avec sa couronne, sa cape et son épée. L'écrasante renommée de la marque de cigarettes Prince – 55 % de part de marché et 98 % de taux de notoriété global – n'a pas empêché l'OHMI de rejeter l'action intentée par son titulaire, dans une décision rendue en 2006.

devrait être rendu sous peu –, la décision est intéressante, notamment en ce qu'elle corrige une méprise fréquente sur les conséquences juridiques attachées à la reconnaissance de la renommée d'une marque, dans le cadre de la revendication d'une protection allant au-delà du principe de spécialité rappelé préalablement : l'étendue de la protection ne dépend pas de l'importance quantitative de la renommée de la marque, mais de l'existence – probable ou avérée le cas échéant – d'un dommage causé à la marque et à son image. A cet égard, le simple lien que pourrait effectuer le public en étant confronté aux marques en conflit est insuffisant, et l'administration communautaire n'a pu que constater que l'opposant n'avait pas été en mesure de démontrer un risque de dilution de sa marque, un risque de profit indu, ou un risque de ternissement. Concernant ce dernier grief, la décision rappelle que les avertissements figurant sur les paquets de cigarettes renforcent l'image nocive de ces produits, image qui est "incomptable et contradictoire avec l'image recherchée pour la commercialisation de produits tels que des biscuits, essentiellement destinés à un public jeune et non fumeur". Tant dans l'affaire Camel que dans l'affaire Prince, les titulaires des marques Camelo visant du café, et Prince visant des biscuits,ont de surcroît pu démontrer qu'ils exploitaient déjà leurs marques respectives sur les marchés concernés, sans que la preuve d'une atteinte effective à la renommée des marques antérieures ait pu être apportée par leurs adversaires.

En définitive,compte tenu du contexte législatif communautaire et français actuel, très contraignant en matière de promotion et de publicité des produits du tabac, les titulaires de marques de cigarettes, qui comptent pourtant parmi les plus connues par le public, auront bien du mal, à l'avenir, à leur façonner ou à leur préserver une image positive, susceptible de balancer l'accueil défavorable que leur réservent les juridictions communautaires chargées d'appliquer le droit des marques. Dans l'Hexagone, la position des marques de tabac n'est guère plus encourageante, puisque la Cour de cassation n'a pas censuré, dans un arrêt rendu en 2006, la parodie humoristique des décors de la marque Camel effectuée par le Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose. La Cour a en effet retenu que cet agissement avait uniquement été dicté dans un but de santé publique,afin de dénoncer les dangers de la consommation du tabac.

L'étendue de la protection ne dépend pas de l'importance quantitative de la renommée de la marque, mais de l'existence – probable ou avérée le cas échéant - d'un dommage causé à la marque et à son image.

Notes

(*) Conseil en Propriété Industrielle,mention "Marques et Modèles",Membre de la CNCPI.
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privée du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
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