Marque et Internet: Aperçus de la jurisprudence récente

Le contentieux relatif aux liens entre l'Internet et la protection conférée par une marque à certains produits ou services s'est fortement développé au cours des années avec l'essor de l'Internet et son accessibilité à un très grand nombre de personnes.

Propos recueillis par Jean-Christophe GRALL ET Emmanuelle LAUR-POUËDRAS*.

Toute la difficulté réside dans la nécessité de trouver un équilibre entre le monopole conféré au titulaire d'une marque déposée et la liberté du commerce. Nous envisagerons ici trois aspects concrets de cette cohabitation.

Marque et adresse de messagerie

Dans une affaire1 ayant opposé la société Microsoft Corporation, titulaire de la marque communautaire “hotmail”, à la société E-Nov Développement qui avait adressé des messages électroniques de prospection commerciale, non sollicités, depuis une adresse de messagerie Hotmail qui ne lui avait pas été délivrée par la société Microsoft Corporation, le Tribunal a estimé qu'il existait une imitation fautive de la marque“hotmail” compte tenu du risque de confusion existant,“le consommateur d'attention moyenne étant naturellement conduit à penser que le courrier électronique envoyé depuis une adresse possédant un tel suffixe a bien été expédié grâce au concours de la société Microsoft”. Le Tribunal a alloué une somme de 30.000 euros à la société Microsoft Corporation compte tenu de la notoriété de la marque et des modalités de la contrefaçon.

Pour l'anecdote, soulignons que la société défenderesse a tenté de contester la validité de la marque “hotmail” pour défaut de caractère distinctif pour désigner un service de courrier électronique. Le tribunal n'a pas suivi ce raisonnement en estimant qu'il convenait d'apprécier la validité d'une marque “au jour de l'enregistrement de la marque et au regard du public pertinent”, qu'en 1999 le réseau Internet n'avait pas encore connu le développement qui est le sien et que “dès lors le néologisme “hotmail” n'était pas, au jour de l'enregistrement de la marque, composé exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la qualité du produit ou d'autres caractéristiques de celui-ci”.

Marque et nom de domaine

Les tribunaux sont souvent sollicités pour apprécier la licéité de noms de domaine au regard de marques enregistrées. Ainsi, la Cour de cassation2 a eu à connaître d'un litige entre le titulaire de la marque semi-figurative “Desperados” déposée pour des boissons et la société Atari Europe, poursuivie pour avoir déposé et fait usage de la marque dénominative “Desperados” afin de désigner des jeux vidéo et pour avoir exploité des sites Internet nommés “desperados-game.com” et “desperados-game.net”. La Cour a estimé qu'il existait une atteinte à la marque notoire “Desperados”qui jouissait d'une renommée s'étendant au-delà des produits désignés au dépôt et que l'emploi de cette marque pour désigner des jeux vidéo était de nature à priver le titulaire de la marque de la possibilité de développer son exploitation dans d'autres domaines. La Cour a également retenu que la clientèle d'Atari serait encline à associer les marques en cause et à leur attribuer une origine commune, l'ajout du mot “game” dans les marques contestées étant purement descriptif.

Dans d'autres espèces, un conflit qui pouvait paraître largement en faveur du titulaire de la marque a pu déboucher sur une décision à son désavantage. Ainsi, la société Décathlon avait assigné la société Valley pour des atteintes portées notamment à la marque notoire“Décathlon” du fait de l'exploitation d'un site “decathlon.pl” dont le contenu utilisait ce terme et présentait des dessins humoristiques tournant en dérision les sportifs pratiquant les épreuves du décathlon.

La Cour de cassation3 a estimé que “la propriété d'une marque, même notoire, constituée d'un nom commun n'interdisant pas l'usage de ce mot en son sens usuel,la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant,par motifs non contestés, que le mot décathlon est employé dans son acception usuelle,ce dont résulte une absence de toute atteinte au droit de marque”. L'enregistrement à titre de marque d'un mot du langage courant ne permet pas à son titulaire de s'opposer à toute utilisation de ce mot par d'autres opérateurs, dès lors néanmoins que ces derniers l'emploient dans son acception courante et non dans le sens visé par le titulaire de la marque. Dans une autre affaire, le titulaire des marques “Imovision” et “Immovision” ainsi que des sites Internet enregistrés sous ces noms, s'était ému de ce que la société Immo Vision devenue Immobilière du Val d'Issole présentait ses services à travers un site dénommé “immo-vision.fr”. Le Tribunal4 a rejeté l'action en contrefaçon diligentée par le titulaire des marques et son licencié au motif qu'il n'existait pas de risque de confusion du fait que “si les services protégés par le dépôt de marque sont identiques ou similaires, en l'espèce l'activité d'agence immobilière, ceux réellement exploités par la société demanderesse, à savoir des logiciels pour gérer une activité immobilière, sont différents de ceux exploités par la société Immobilière du Val d'Issole”, laquelle a une activité d'agence immobilière. Face au développement d'Internet et à la nécessité de faire coexister les droits de multiples intervenants, les tribunaux tiennent ainsi compte - au-delà des produits et services visés dans l'enregistrement de la marque en cause – de la réalité de l'exploitation de la marque.

Marque et moteur de recherche

Les conflits impliquant les moteurs de recherche sont nombreux, les titulaires de marques mettant en cause le référencement de leur marque et/ou les liens commerciaux établis par les moteurs de recherche avec des sites Internet concurrents ou de nature à leur causer un préjudice. Ainsi, dans une affaire ayant opposé la société Louis Vuitton Malletier aux sociétés Google France et Google Inc.5, la société Louis Vuitton Malletier a obtenu la condamnation des défenderesses notamment pour contrefaçon de ses marques. La contrefaçon tenait à ce que les sites “google.com” et “google.fr” proposaient un service publicitaire permettant d'associer des mots tels que “imitation”, “fake”, “réplica”, avec les termes “Louis Vuitton”,“Vuitton”,“LV”, de placer les messages publicitaires des annonceurs à même hauteur que le site officiel de Louis Vuitton, alors qu'en outre certains des sites vers lesquels il était pointé proposaient à la vente des produits contrefaisants. La Cour a estimé qu'il appartenait à Google de mettre en oeuvre “les moyens techniques pertinents pour éviter les dérives constatées d'autant que le conception et le contenu de l'outil de suggestion de mots-clés étaient fortement incitatifs pour la réalisation d'actes de contrefaçon”. Dans une autre espèce, la responsabilité de la société Google France était recherchée pour son activité de régie publicitaire développée par le moyen de l'affichage de liens commerciaux. Le titulaire de la marque “rencontres 2000” avait découvert que Google mettait en ligne un lien commercial vers son principal concurrent lorsqu'un internaute tapait sa marque. Le Tribunal6 a refusé d'admettre l'existence d'une contrefaçon de la marque “rencontres 2000” au motif qu'elle désignait des produits et services différents de ceux exploités par la société Google.

En revanche, le Tribunal a estimé que la société Google avait commis une faute en permettant à un tiers d'utiliser la marque “Rencontres 2000” car “dès lors que la société Google propose comme mots clés des signes et en fait un usage commercial, elle se doit de vérifier qu'ils ne sont pas objets de droits privatifs et si tel est le cas, vis-à-vis des titulaires de ceux-ci, de vérifier que ses annonceurs sont bien autorisés à les utiliser”. On voit mal le distinguo opéré entre les deux espèces ci-dessus, sauf à considérer que la différence de position de la Cour et du Tribunal tient à la renommée des marques de la société Louis Vuitton,renommée qui offre une protection étendue des marques. Néanmoins, dans l'affaire Vuitton la Cour a estimé que les dispositions légales sanctionnant les actes de contrefaçon ne retenaient pas exclusivement la mention de la marque sur des produits et services mais la reproduction, l'imitation de quelque manière que ce soit ou le simple usage de la marque d'autrui, et que l'outil de suggestion de mots clés incriminé faisait précisément usage, reproduisait et imitait les marques. Une telle analyse dépasse, nous semble-t-il, le stricte cadre des marques de renommée et aurait pu être appliquée dans la seconde espèce citée.