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Revue des Marques - numéro 45 - Janvier 2004
 

 

La conquête du domaine sensoriel par les marques : possible en théorie, ardue en pratique

par Jean-Christophe Grall et Emmanuelle Laur Pouëdras - MG Avocats – Meffre & Grall

Face à une multiplicité de marques qui s'offrent à lui dans tous les domaines, le consommateur reconnaît semble-t-il plus facilement une forme, une couleur, une odeur, un goût ou un son particuliers, qu'un logo ou un mot.
 
Fortes de ce constat, les entreprises innovent et tentent d'enregistrer à titre de marque des signes s'adressant à d'autres sens que la vue.
 
Les textes français(1), communautaires(2) ou internationaux permettent (soit qu'ils le prévoient expressément, soit qu'ils ne l'excluent pas) l'enregistrement de tout type de marque.
 
Cependant les exigences posées, légitimes au regard de la finalité d'une marque qui est d'éviter toute ambiguïté dans sa perception et de permettre ainsi d'identifier clairement un produit ou un service, rendent difficile voire quasiment impossible l'enregistrement de marques atypiques.
 
En effet, afin de pouvoir être enregistré à titre de marque, un signe doit tout à la fois exercer une fonction distinctive au regard des produits et services qu'il est amené à désigner et ainsi pouvoir, en soi, permettre de distinguer une société.
 
Le signe choisi doit et également être susceptible d'une représentation graphique « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». 
 
C'est cette seconde exigence qui peut poser les plus grandes difficultés.
 
S'agissant tout d'abord des couleurs déposées à titre de marque, elles ont fait l'objet d'un certain nombre de décisions et leur régime est désormais bien défini.(4)
 
Le nombre des couleurs fondamentales étant restreint, il n'est pas possible de tolérer qu'une personne puisse s'approprier l'une de ces couleurs par un dépôt de marque.
 
En revanche, le dépôt d'une combinaison de couleurs (assemblage de couleurs dans un ordre déterminé, selon une certaine composition en bandes, en damiers etc.(5)) ou d'une disposition de couleurs (présentation particulière de plusieurs couleurs ou d'une couleur unique dans une forme ou un dessin) a été rapidement admis.
 
Encore faut-il cependant que ces combinaisons ou dispositions de couleurs répondent aux conditions de validité des marques : la protection au titre du droit des marques étant limitée à la seule combinaison qui est déposée, il convient donc d'expliquer dans le dépôt dans quel ordre ou arrangement sont assemblées ou associées les couleurs.
 
De plus, la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) qui rend la marque opposable aux tiers est effectuée en noir et blanc ; par voie de conséquence, le public ne pourra connaître la disposition et les couleurs protégées qu'à l'aide de leur description.
 
S'agissant d'une nuance de couleur, son dépôt à titre de marque a été admis plus tardivement. La teinte choisie ne doit pas être la couleur naturelle du produit qu'elle désigne (par exemple le blanc pour le fromage frais) et doit être présentée avec exactitude dans le dépôt, désignée avec des critères scientifiques ou des données relatives à la chromaticité ou la luminosité de la nuance.
 
Ainsi, la référence « bleu pâle » ne saurait être enregistrée à titre de marque car cette couleur présente un caractère très général. En revanche et à titre d'exemple, la référence à un bleu pantone n°289 pourrait être admise.
 
La protection légale conférée n'est pas limitée à la stricte teinte déposée mais étendue également aux teintes analogues, dont les couleurs composantes ou certaines d'entre elles seraient voisines (ou même identiques mais dans des proportions différentes).
 
Cela ressort très nettement d'une décision rendue dans le domaine du lait et des produits laitier. Un fabricant avait déposé la nuance rose pantone 212 à titre de marque. Or, un concurrent a déposé une marque complexe composée, notamment, d'une bouteille surmontée d'un bouchon de couleur rose pantone 219, ainsi que d'une étiquette composée d'un dégradé de couleur rose pantone 219. Les juges ont estimé que la couleur rose pantone 219 était un élément essentiel de la marque complexe litigieuse, conservant son individualité, que le pantone 212 est d'une nuance très proche du pantone 219, qu'il était possible d'adopter d'autres nuances de rose, qu'il existait un risque de confusion pour le consommateur et que la marque complexe constituait dès lors la contrefaçon par imitation de la marque composée de la nuance de rose. La nullité de la marque litigieuse a ainsi été prononcée(6).
 
L'enregistrement d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs est ainsi de plus en plus admis et l'étendue de la protection d'une telle marque est envisagée de façon moins restrictive depuis quelques années.
 
Plus difficile, l'enregistrement d'un son est néanmoins admis.
 
Les marques sonores apparaissent extrêmement utiles tout particulièrement dans le secteur audiovisuel pour protéger l'indicatif d'une chaîne de radio ou de télévision, une bande annonce d'un producteur ou d'un distributeur de films, le thème musical accompagnant la publicité d'un produit, un « jingle », etc.
 
On pourrait penser que dans ce domaine, il est aisé de fournir une représentation graphique du signe.
 
Or tel n'est pas toujours le cas !
 
L'exigence d'une représentation graphique est remplie si le signe sonore est représenté graphiquement au moyen d'une partition comportant l'ensemble des précisions pour décrire la musicalité du morceau (instruments utilisés, rythme, etc.).
 
Cette exigences n'est pas remplie par une représentation graphique consistant en un renvoi à des notes composant une œuvre musicale connue, ou à une onomatopée(7) .
 
Il est cependant possible de déposer à titre de marque des sons autres que des partitions musicales(8) ; il convient alors de pouvoir représenter le son par un spectrogramme (relevé graphique du son).
 
Beaucoup plus délicat s'avère le dépôt d'une odeur à titre de marque !
 
En effet, les difficultés rencontrées lors de l'examen d'un signe olfactif par les autorités compétentes tiennent moins à la nature de ce signe qu'à la nécessité de le définir et d'en donner une représentation graphique qui permette aux tiers d'identifier sans doute possible le signe pour lequel la protection est recherchée.
 
L' « odeur de l'herbe fraîchement coupée » a ainsi été admise à titre de marque communautaire pour désigner des balles de tennis au motif qu'il s'agit d'une « odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement sur la base de ses propres souvenirs. Pour beaucoup de gens, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée leur rappelle le printemp, ou l'été, les pelouses fraîchement coupées ou les terrains de jeux, ou d'autres expériences plaisantes ».(9) 
 
Cette décision paraît cependant critiquable dans la mesure où la perception de l'odeur n'est pas objective - loin s'en faut ! - puisqu'elle varie selon les personnes.
 
Dans une décision plus récente, la CJCE a rappelé les conditions strictes d'enregistrement d'une odeur à titre de marque et tout spécialement la nécessité, pour qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, exigence qui n'est pas remplie par la production d'une formule chimique, d'une description au moyen de mots ou le dépôt d'un échantillon.(10)
 
Compte tenu de ce qu'il ne semble pas à ce jour exister, du moins à notre connaissance, de méthode de représentation graphique des odeurs qui respecterait les conditions posées par la jurisprudence, il n'est en pratique pas possible de bénéficier d'une protection au titre du droit des marques pour une odeur.
 
Enfin, à titre anecdotique et pour achever notre tour d'horizon des cinq sens par le goût, on citera la tentative – demeurée infructueuse – d'un fabricant de produits pharmaceutiques d'enregistrer à titre de marque communautaire le « goût fraise » utilisé dans ses produits pharmaceutiques.(11)
 
Pour rejeter une telle demande, l'OHMI s'est fondé non seulement sur l'impossibilité de cette marque de faire l'objet d'une représentation graphique, mais surtout sur la nécessité de laisser « le goût artificiel fraise » disponible pour les autres fabricants de produits pharmaceutiques et également sur le fait que ce goût ne serait pas perçu par les consommateurs comme un moyen de distinguer les produits du fabricant de ceux de ses concurrents.
 
La conquête du domaine sensoriel par les marques est donc loin d'être achevée. Ceci est dû en grande partie au caractère trop figé du droit des marques, qui exige encore une représentation sur papier (à l'époque des nouvelles technologies !) des signes adoptés à titre de marque. La progression passionnante des nouveaux types de marques est ainsi à suivre de près !
 
1) L'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit une marque comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale » et précise que « peuvent notamment constituer un tel signe : (…) b) les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) (…) les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».
2) Article 7, 1, a) du règlement sur la marque communautaire, article 2 de la directive 89/104/CEE du Conseil
3) Définition donnée, par exemple, par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), sur question préjudicielle posée par le Hoge Raad der Nederlanden, dans une affaire Shield Mark BV / Joost Kist sur une marque sonore, ou encore dans une affaire Ralf Sieckmann et Deutsches Patent und Markennamt
4) L'enregistrement d'une couleur à titre de marque a été évoqué dans le précédent numéro de La Revue des Marques
5) Combinaison de rayures de couleurs différentes sur une pâte dentifrice, Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1987
6) Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1998, affaire Candia / Besnier et Lactel ; décision confirmée par la Cour de cassation, 30 janvier 2001, qui a rejeté le pourvoi
7) Telle que « Kukelekuuuuu » suggérant en néerlandais le chant du coq, voir affaire Shield Mark BV / Joost Kist précitée
8) Ainsi, le rugissement du lion de la Metro Goldwyn Mayer (MGM) a été enregistré auprès de l'INPI en 1994
9) Décision de la chambre des recours de l'OHMI, 10 février 1999
10) CJCE, 12 décembre 2002, affaire Ralf Sieckmann et Deutsches Patent und Markenamt
11) Décision de l'OHMI du 4 août 2003, société Eli Lilly

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