Revue des Marques - numéro 36 - Octobre 2001

• Il existe traditionnellement en droit français deux types d'atteintes à une marque : la contrefaçon au sens strict du terme qui consiste en sa reproduction à l'identique et l'imitation illicite qui consiste en sa reproduction approximative mais de telle sorte qu'est créé dans l'esprit du public un risque de confusion.
 
• Sous l'empire des anciens textes régissant le droit des marques soit la loi de 1857 puis celle de 1964, il était admis que constituait la contrefaçon au sens strict, non seulement la reproduction rigoureusement identique mais également quasi servile ainsi que la reproduction d'un élément isolé d'une marque complexe, seul ou accompagné d'une adjonction, dès lors qu'il était détachable de l'ensemble, indépendamment distinctif et investi en lui-même, au moins partiellement, du caractère attractif du signe.
 
• La solution adoptée par la Jurisprudence présentait un intérêt évident puisque la possibilité d'invoquer la contrefaçon au sens strict du terme à l'encontre d'une reproduction quasi servile d'une marque dispensait celui qui en était victime d'établir l'existence d'un risque de confusion dont l'appréciation revêt toujours un caractère subjectif et donc aléatoire.
 
• Il y maintenant dix ans est intervenue une réforme du droit des marques résultant de la loi du 4 Janvier 1991 qui avait pour objet l'harmonisation du dispositif national avec les textes communautaires et plus particulièrement la Directive du 21 Décembre 1988.
 
• Dans les années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi de 1991, la Jurisprudence française d'une manière générale a maintenu les principes et les solutions précédemment dégagés et a continué à considérer que la reproduction non pas identique mais quasi servile, comme la reproduction partielle ou accompagnée d'une adjonction, devait être jugée constitutive de contrefaçon au sens strict et devait être condamnée sans exiger que soit établie l'existence d'un risque de confusion.
 
• Il semble que les juridictions françaises, ou tout au moins certaines d'entre elles, aient récemment pris conscience que le maintien de l'ancienne théorie n'était pas compatible avec les dispositions des nouveaux textes et notamment celles de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi qu'avec l'interprétation qui doit en être donnée en vertu du contenu de la directive de 1988 et des principes dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes.
 
• Les juridictions françaises ont donc pris conscience qu'il ressortait de l'analyse de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle que la contrefaçon au sens strict ne peut s'entendre que de la reproduction rigoureusement identique de la marque pour désigner des produits ou des services identiques à ceux qu'elle vise et que la reproduction quasi servile ou la reproduction partielle ou assortie d'une adjonction ne peut être sanctionnée qu'au titre de l'imitation illicite telle que prévue par l'article L.713-3 et donc uniquement à condition que soit démontrée l'existence d'un risque de confusion apprécié selon les critères définis dans l'exposé des motifs de la directive de 1988.
 
• Un parfait exemple de cette prise de conscience et de la remise en cause par les juridictions nationales de leur ancienne théorie résulte du contenu d'un arrêt rendu le 24 Novembre 2000 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (PIBD n° 719 - III - 246) selon lequel "Il résulte de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée comprenant la reproduction de l'intégralité des éléments de la marque selon la même configuration et pour les mêmes produits, la contrefaçon est appréhendée sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion".
 
• Aux termes de cette décision, il a été jugé que la marque "DEEP VALLEY" ne constituait pas la contrefaçon au sens strict de la marque "SUN VALLEY" et qu'elle n'en constituait également pas l'imitation au sens de l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle car il ressortait de la comparaison globale entre les deux signes que le seul fait qu'ils comportent comme élément commun le mot "VALLEY" était insuffisant pour caractériser un risque de confusion.
 
• Nous citerons également un arrêt rendu le 15 Décembre 2000 par la 4ème Chambre de la Cour d'Appel de Paris (PIBD n° 717 - III - 170) qui a annulé une décision du Directeur de l'INPI ayant reconnu partiellement justifiée l'opposition formée par le titulaire de la marque complexe "LA POSTE" à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque elle-même dénominative et emblématique "POST'AIR".
La Cour, en se référant au considérant 10 de la Directive de 1988, a reproché au Directeur de l'INPI d'avoir accueilli l'opposition fondée sur l'article L.713-2 en rappelant que ce texte ne pouvait trouver application qu'en cas d'identité absolue entre les signes en cause et les produits ou services qu'ils désignent.
 
• Il convient par ailleurs de relever qu'il a été considéré que l'opposante ne pouvait, pour solliciter la confirmation de la décision du Directeur de l'INPI, se rabattre sur l'imitation illicite puisqu'elle n'avait dans le cadre de la procédure administrative ni invoquée l'article L.713-3 ni allégué un risque de confusion et qu'elle n'était pas recevable à le faire pour la première fois dans l'instance devant la Cour.
 
• Il est certain que le temps qui s'est écoulé avant que les juridictions françaises se résigne à remettre en cause les principes qu'elles avaient appliqués depuis plusieurs dizaines d'années est révélateur de leurs réticences à l'égard d'un nouveau régime inspiré par le droit communautaire qui ne correspond pas aux notions traditionnelles françaises dont on peut considérer qu'elles étaient plus conformes au rôle économique des marques et plus protectrices des intérêts de leurs titulaires.
 
• Il est non moins certain que l'évolution est irréversible et il convient donc d'en tenir compte lors de l'introduction d'une action en se gardant d'agir exclusivement sur le fondement de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en cas d'absence d'identité absolue entre les marques en cause et les produits ou services qu'elles désignent.
 
• Il est d'autant plus prudent dans une telle hypothèse d'invoquer l'imitation illicite et de s'attacher à apporter la preuve de l'existence d'un risque de confusion que la jurisprudence récente et notamment celle du Tribunal de Grande Instance de Paris révèle une tendance à appliquer l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dans le respect des principes communautaires mais en sauvegardant la tradition protectrice française.
 

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